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有关专利法第四次修订的几点意见

——“全球知识产权及创新峰会”（Global IP & Innovation Summit）的发言要点

张韬略 同济知识产权与竞争法研究中心

        受邀于今天参加了Managing Intellectual Property杂志主办的“全球知识产权及创新峰会”，对我国专利法的第四次修订的“送审稿”（略有别于之前的“征求意见稿”），发表了如下几点不成熟的意见。会后梳理并略作补充如下：

        一、有关送审稿46条规定的专利无效或维持权利决定的快速生效制度

        1. 从实践角度看，送审稿这个规定的直接后果，是专利复审委的专利无效或维持权利决定不再等待后续可能的行政诉讼，也即国知局会尽快公告，并随即生效。这个生效，在专利宣告无效的场合，意味着涉案系争专利自始无效。随之而来的就是，即便专利权人提起行政诉讼，并推翻专利复审委的决定，那么在行政诉讼判决生效之前，该专利都是属于公有领域的发明，任何人可以使用而不承担专利侵权责任。专利权人将在胜诉之后，面临着“权利恢复”情况下的窘境：无法主张权利丧失时期的专利权。这反而给专利权人的维权带来压力。

        2. 其次，当专利权效力以及专利复审决定尚在争议的阶段，就先使专利复审决定生效，也与行政诉讼法的理论相悖。虽然SIPO在调研时发现，仅有20%的专利复审决定被诉，且最后仅有1.6%的复审决定被撤销，但数量或比例少并不是赋予立即生效的理由。对那些可能面临“权利丧失”和“权利恢复”的专利权人而言，这样的行政行为（复审决定）在生效之前，应该接受司法机关的审查。第46条第3款（不服决定在3个月内提起行政诉讼）虽然提供了司法终审的渠道，但对“权利丧失”和“权利恢复”的问题和利益，并没有提供最后的司法救济。从这点上看，这个修改似乎也有违反TRIPS协议的嫌疑。

        3. 最高法院目前已经有司法政策已经涉及到这个问题，即法院可以在复审决定无效专利之后，直接驳回起诉，并允许当事人在行政诉讼胜诉之后再行起诉。地方法院如上海高级也曾据之做出若干驳回起诉的裁定。但SIPO显然不满足这个仅限于专利宣告无效场合的司法政策。姑且不论法院驳回判决的理由（当事人专利无效，因此不是利害关系人）是否充分，仅在司法个案中驳回专利权人的起诉，并没有其他负面的影响，因为本来专利侵权法院也需要等待行政诉讼的最终结果。法院驳回起诉并预留重新起诉的机会，只是司法提前息讼的努力，对专利权人没有其他负面后果。但SIPO对第46条的修改，并非个案问题，而且实实在在是以行政裁决提前（且无法回复地）影响到专利权的效力。

        4. SIPO配合这个修订，在第60条增加了第4款“宣告专利无效或维持专利权的决定生效后，管理专利工作的部门和人民法院应当根据该决定及时处理、审理专利侵权纠纷。” 该规定能否真正缩短维权期限呢？我觉得效果不见得明显。第一，在专利被无效的场合，显然无所谓缩短维权期限的问题。第二，在专利被维持的场合，第46条第3款加上第60条第4款，实际也不会有很大的实效。因为对法院而言，在发明专利和提交专利检索或评估报告的实用新型或外观设计侵权案件，法院基本不会因为无效程序而停止侵权案件的审理，所以专利在后续行政诉讼中维持与否，都可以不影响侵权案件的进行。因此要求人民法院“根据该决定及时处理、审理专利侵权纠纷”，就不是非常有必要的规定。

        二、如何看待此立法送审稿第60条和第64条对专利行政机关权力和职能的强化

        1. 现实中的确有不少专利权人希望有类似工商执法的渠道进行专利侵权执法，从而获得侵权证据，方便后面的专利诉讼维权。但是，我们也有一个共识，就是如果要让行政执法高效起来，就得避免难缠的问题，也即只让简单明了的案件，进入行政执法程序。否则如果大量有争议的案件进入行政诉讼，则不仅快不起来，出错可能性也增大，会导致不必要的行政诉讼。如果绝大多数的行政决定都进入后续司法审查程序，真正提高维权效率的目的可能难以达到。

        2. 但是，如果看看此次第60条和第64条的修改，可以发现，专利管理部门被授权查处的专利侵权范围是很广的。例如，第60条包括“对涉嫌群体侵权、重复侵权等扰乱市场秩序的故意侵权行为”，从送审稿立法目的的描述来看，这也是这次行政授权的范围。但是，根据第64条的规定，范围是可以扩展到“一般专利侵权行为”的，也即可以对这些行为采取询问、调查、检查、查阅、复印与违法行为相关的资料，检查产品等等；可以对“扰乱市场秩序的故意侵权行为”的产品进行查封和扣押。这意味着，根据此次修改，专利管理机构实质上对任何专利侵权行为，都有权采取单方行动。

        3. 在这种情况下，地方管理专利的部门是否有能力胜任侵权行为判定，是个无法回避的问题。在许多地方法院还不能审理专利案件的情况下，地方管理专利的部门是否可以胜任权利要求解释，技术特征比对，要打个问号。所以我个人觉得，这次修改的行政执法授权范围太大。如果放任开来没有监督，还可能导致公器私用，甚至会激励个别极端的权力寻租或者专利流氓等情况。

        4. 从趋势来看，我国应该更多关注于提高司法程序的救助能力，尽量减少国家行政资源为个别专利权人提供救济。这并非单纯的公私法理论问题，更是许多国家知识产权执法实践经验的总结。退一步来说，如果坚持要强化行政执法的话，我个人觉得妥协的做法，可以将专利行政执法权限限缩到（已经有生效判决支持的）重复侵权行为。这样避免了复杂的侵权比对问题，也起到辅助司法判决并减少司法审判的负担。有关群体侵权的概念过于模糊，暂不适宜放权。

        三、如何看待送审稿第61条有关在司法程序中加大侵权人方的损害赔偿证据披露义务以及责任

        该修改具有积极的意义。如何获得侵权方有关侵权的证据，一直是令专利权人头疼的问题。其实目前有关司法解释也涉及该问题，例如掌握侵权证据的侵权方拒不提交证据的，法院可以作出对其不利的推定。但实践中，绝大多数的损害赔偿都是依照法定赔偿的方式来确定的。这里有一个司法现实的问题。因此，该条款即便写入法律，仍面临现实操作性的问题。因为按照第61条的规定，法院是有自由裁量权的，是“可以责令”和“可以参考”，并非“应该”，而法院有多大能力和意愿来推行这个规定，是需要进一步观察的。

        相伴随的可能是披露方大量的商业秘密主张，以及公开审查的问题。为了加快诉讼审理，这意味着确定侵权后的赔偿数额确定环节，似乎得独立，并很可能依照当事人的主张进行不公开审理。

        四、如何看待送审稿65条的惩罚性赔偿

        我国民法的基本原则是填平原则，但侵权法和民事特别法也规定有惩罚性赔偿制度。采取拿来主义并没有原则性方面的错误，但该制度的引入也不是绝对必要的。引入与否，纯粹是一个政策选择的问题。引入惩罚性赔偿制度，彰显了国家威慑故意侵权的决心，诚然是好事。不过，既然针对故意专利侵权行为引进惩罚性赔偿制度，就需要进一步明确故意的标准。这需要最高法院总结国外（尤其美国）法院的经验，以司法解释或判例的方式，统一故意的判定标准以及赔偿标准（2倍还是3倍）。这恐怕需要一段时间，而且也会是法院审理工作的新挑战。

        此外，第65条规定的2倍和3倍赔偿，其基数可以是权利人损失、非法所得甚至法定赔偿。合理情况下，惩罚性赔偿的基数应该是权利人损失、非法所得，而不应法定赔偿数额。否则，专利法的1万—100万法定赔偿，就有可能变成3—300万的惩罚性赔偿。抛开这点不说，要良好推行惩罚性赔偿制度，需要送审稿第61条修改的配套支持（披露专利侵权行为中与赔偿计算相关的资料）。

        [补充：从刚修改过的《商标法》来看，惩罚性赔偿纳入专利法似乎没有什么障碍。但商标法中的惩罚性赔偿的基数并不包括法定赔偿数。我国几部知识产权立法，难道就不能多一些事先的沟通和协调吗？]

五、结语

        美国目前专利诉讼制度比较偏向专利权人，原告方在诉讼中有很强的优势，这是滋长美国专利流氓现象的重要原因。我国的情况刚好相反，专利权人在维权时，在专利诉讼中处于弱势地位。所以，适当强化专利权人在专利诉讼中的地位是有迫切必要的。例如此次修法中的损害赔偿证据披露责任，行政调解的司法确定等等。但也要注意分寸，避免滑向美国的情况。而行政执法权力的扩张就更要小心谨慎。抬高专利复审委行政决定的效力地位，赋予地方专利管理机构权限去判断所有“扰乱市场秩序的故意侵权行为”以及一般侵权行为，将会产生新的问题和新的制度成本，最终可能得不偿失。

        （博文链接：http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d7d20930101a2xf.html）