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一、案情及判决要旨

（一）案情简介[1]

原告是工业用鼓形桶的制造商和销售商，是第515390号欧洲专利（下称涉案专利）的所有人，该专利于1990年12月31日申请，生效后覆盖德国以及另外12个欧洲专利公约缔约国。被告是一家意大利鼓形桶制造商的德国子公司。被告在德国销售一种名为“SR 220 Super Roll”的密封盖式的鼓形桶。原告认为被告侵犯其专利权，并于1999年2月从杜塞尔多夫地方法院获得临时禁令，禁止被告销售相关的密封盖式鼓形桶。被告接受了该禁令，但被告母公司在联邦德国专利局提起专利无效之程序，在失败后继续上诉，2000年5月联邦最高法院驳回上诉。

原告因此要求被告披露账户，并就其自1994年1月以来的销售行为所造成的损害进行赔偿。被告虽然没有否认实施了涉案专利，但认为自己有权实施该专利，理由是：1990年德国化工行业（下称VCI）中的领头企业提议一种带有排泄特性、改进的合成鼓形桶方案，四家德国鼓形桶制造商（原告、K公司、S公司和L公司）投标，而原告基于涉案专利而中标；接着该专利被包含到由BASF、Bayer等公司撰写的“1990年7月31日VCI新型L开盖鼓形桶（L-open-head drum）的一般条件”中。原告向K公司、S公司和L公司颁发了涉案专利的免费许可，对欧盟其他制造商原告颁发了有偿许可证。但在1996年7月17日，原告拒绝向被告的意大利母公司颁发许可证。

地方法院作出支持原告的判决，在上诉中被告提出反诉，请求法院判决被告在德国可以免费使用原告的专利。上诉法院将案件发回，并驳回反诉。被告就此提起法律上诉。德国联邦最高法院（下称BGH）判决推翻了上诉法院的判决，并将案件发回重审。

（二）判决要旨

BGH的主要观点和说理如下：

1. 根据认定的事实，不能排除被告有权获得涉案专利的免费许可

（1）被告在临时禁令程序中的最终陈述，并不妨碍被告提出该请求。

（2）上诉法院关于被告就免费许可不享有合同上权利的观点是正确的。

根据VCI“一般条件”以及原告在1990年8月的陈述，第三方无权获得一个类似被告主张的合同权利。即便认定存在合同关系，原告也仅必须向当时一同参与研发的K公司、S公司和L公司颁发许可。存在这一限制的原因是这三家企业在VCI和其他化工企业的请求下参与了新鼓形桶的研发竞争，并付出成本。对这三家企业颁发免费许可是因为他们的投入随着原告方案的胜出而无法回收。

被告认为，根据VCI“一般条件”的措辞，不能认为免费许可仅面向三家德国企业，且VCI的宗旨在于防止对单一制造商的依赖，因此应宽泛解释其措辞。另外，由于VCI将涉案专利纳入到工业标准中，制造行为不可避免要使用到涉案专利，根据标准化的一般原则，标准化不应导致某个企业获得特别经济优势，专利权被纳入标准时，权利人不得主张其排他权，应不加歧视地以合理条件对所有利害关系人颁发许可。被告认为，上诉法院对VCI的解释，违背了这一原则。但被告这些主张没有依据。问题并非VCI或者制定VCI一般条件的成员的意愿，而是原告在多大程度上进入了颁发许可的义务。即便从原告1990年8月陈述的措辞上看，原告也没有明确被限制向K、S和L公司颁发“新型L开盖鼓形桶”许可的义务。

（3）上诉法院否认被告有权基于《反对限制竞争法》第20条第1款（禁止歧视）获得与K、S和L公司一样的免费许可待遇，缺乏法律依据。

BGH指出，被告免费许可的主张并非不可能：《专利法》第24条（强制许可），以及《反对限制竞争法》第20条第1款（禁止歧视）和第19条（滥用市场地位），提供了相应的渠道。被告主张《反对限制竞争法》第20条第1款应适用于原告，原告是其专利的唯一提供者，在这个市场上具有支配地位。BGH予以认可，认为当产品受标准及其专利权限制，没有权利转让就无法将产品投放到市场时，那么专利权转让本身就构成了产品制造市场的一个下游市场。VCI的一般条件使得所涉鼓形桶成为“标准鼓形桶”，不符合该标准的鼓形桶已无法在德国销售，所以没有其他替代方法用以制造和销售该“标准产品”。

BGH因此认为，不能排除原告在拒绝向被告及其意大利母公司颁发涉案专利的许可时，违反了禁止歧视的规定；原告给予被告的待遇，有可能没有任何客观的、正当的理由。BGH认为，被告与获得原告免费许可的德国企业以及获得有偿许可的其他外国企业是相似企业。判断相似性的标准，是这些企业在与具有市场支配地位的企业的关系上，是否履行相同经济功能。本案中被告显然具有该相似性。而原告拒绝向被告颁发专利许可，存在区别对待。因此该案的关键就在于这种区别对待是否是客观正当的。由于被告反诉请求免费许可，因此不仅对有偿许可，而且对免费许可，都要证明存在区别对待。

BGH认为，专利权人虽有权决定是否许可并选择被许可人，但不能豁免遵守禁止歧视的义务，所以应审查其拒绝许可是否具有客观、正当的理由。1）知识产权的排他性并不消除竞争：它仅提供了模仿的禁止，竞争者能以替代品进行竞争。权利人可以自己实施或者许可他人实施，来体现这种竞争优势。基于技术进步的考虑，即便专利权人支配其市场，这种排他性也存在，且从技术排他市场地位扩展成为经济垄断力。因此采取不平等待遇，原则上有宽泛的客观正当性。2）但是，如果存在“另外的情形”使得该不平等待遇威胁到《反对限制竞争法》所保护的竞争自由的，则对客观正当性，应适用较为严格的标准。就本案而言，标准使得专利方案无法与不同的技术方案进行竞争，无法完全体现专利保护的精髓；且专利权人的市场支配地位并非完全来自创造性技术进步，而更多来自标准化的事实，因此对不平等待遇的客观正当性的要求，不应太低。对该因素，竞争法的分析在综合评价各方利益时，必须通过质问是否不平等待遇缺乏客观正当性，加以考量。如果标准或者类似标准的一般条件设置了下游市场的准入依赖于某项专利的，如果专利权人利用这种情况来限制市场准入，且专利权人适用的尺度违反了《反对限制竞争法》对竞争自由的保护的，则构成市场支配地位之滥用。专利权人是否贡献、发起或者批准了该标准，与此无关，相反，只要专利权人从标准中获得好处就足够了。3）由于上诉法院的判决并没有审查客观正当性问题，所以原告拒绝许可的行为是否具有客观正当性，目前无法确认。

BGH认为，上诉法院没能提供法律基础，以排除被告获得免费专利许可的权利主张。1）上诉法院主张颁发给德国三家企业的免费许可是客观正当的，因为该三家企业曾参与研发新型鼓形桶的事实，且被告没有合同权利主张免费许可，但这不足以说明对被告的不平等待遇是客观正当的。2）但是，对被许可人的免费许可和收费许可的不同待遇，并不自动说明不正当的存在。市场主体追求最佳条件和价格的做法一般是符合公平竞争的，不能仅因为在个案中导致不同的经济结果而依据《反对限制竞争法》第20条第1款作出负面评价。相反，要判断的要素是不平等待遇的设置，是否是恣意的，或者建立在与企业无关的决策的经济活动上。第20条第1款的目的在于抵销市场力量的滥用，它并不承诺一般性地强制市场支配企业向所有对象提供一样的最优惠条款，尤其价格。即便是支配性企业，也不应禁止其在不同市场条件下作出不同的反映。因此，在判断不平等待遇是否客观正当时，不平等待遇的类型和程度就是关键。它的合法性尤其取决于：对某企业采取相对差的待遇是否是促进竞争的利益平衡措施，并判断个案的要约是否是恣意的或者与良好的经济和企业行为无关的考量和目的。此外，受到不平等待遇的企业，不应该在他们的竞争中，遭受到市场支配地位企业权力运作的损害。

上诉法院没有充分陈述仅将免费许可授予给德国三家企业是促进竞争的利益平衡的做法。1）原告并没有理由一定要考虑三家德国企业研发新型鼓形桶的费用。2）上诉法院没有开示任何此类费用，因此无法明确该费用与免费许可是否相当。3）三家德国企业的这些付出，并不必然会因为VCI采纳原告的专利为标准而无利可图；事实上，这取决于他们的研发成果与VCI一般标准的兼容程度；但就此上诉法院未加审查。4）最后，上诉法院将颁发给三家德国企业的免费许可归结于VCI一般标准，这并非是促进竞争的一面。其结果虽然使得VCI成员避免依赖于单个制造商，但也导致有利的要约仅面向小范围的企业，原告和三家德企之外的企业要获得市场准入就困难了。

2. 上诉法院有关被告有义务赔偿原告损失的判定没有依据

（1）上诉法院根据地方法院的事实认定，认为被告在德国的销售行为构成对涉案专利权利要求1的文字侵权。该判断正确，对此被告没有异议。

（2）但与上诉法院的观点相反的是，被告的赔偿责任，与被告是否有权根据《反对限制竞争法》第33条以及第20条第1款从原告获得专利许可，并非不相关。由于无法排除被告有权获得许可，被告可以此对抗原告的损害赔偿请求。被告在诉前禁令中的最后陈述，并不左右其是否有赔偿义务的判断。按照BGH的判例法，在损害赔偿案件中有关知识产权侵权的有约束力的裁断，并不导致禁令救济案件的确认陈述（declaratory statement），反之亦然。由于被告的免费许可并非不可能，所以可能导致没有任何损害赔偿。

3. 因此，上诉法院必须审查原告是否为《反对限制竞争法》第20条第1款适用的对象，并根据审查结果，分析原告对被告不平等待遇的客观正当性问题。对此而言，被告（或其母公司）是否在遭到拒绝许可之后才使用涉案专利，或者是否没有断言有权使用就开始侵犯涉案专利，就成为重要问题。

二、评论

1．理论冲突与争议焦点

Spundfass标准案涉及知识产权领域的歧视性拒绝交易（许可）问题。在知识产权法与竞争法的关系上，早期的理论认为，由于知识产权的设置本身首先是为了促进竞争，因此不应适用竞争法。知识产权法（尤其强制许可）规定，与竞争法相比是特别法（leges specialis）；拒绝许可知识产权，不应适用竞争法中滥用市场支配地位的规定。[2] 与此相反，现代的理论认为应在知识产权和竞争法的限制之间寻找平衡，在两者交集处确保双方互为补充。对此，在具有市场支配地位的企业的拒绝许可问题上，应将其置于竞争法有关滥用市场支配地位的一般规定之下，同时又在竞争法的框架之下考虑知识产权的特性。[3]

Spundfass标准案的争议焦点在于，能否依据德国《反对限制竞争法》第19条和第20条第1款，申请专利强制许可。BGH在该案的判决中，澄清了竞争法和专利法在专利强制许可问题上的关系，而且提出了一种重要的经济方法，以判断在哪种情况下应基于竞争法，对拒绝交易（许可）行为颁发知识产权强制许可。

2. 竞争法和专利法在专利强制许可问题上的关系

Spundfass标准案厘清了《专利法》第24条（专利强制许可）与《反对限制竞争法》第19条（滥用市场地位）和第20条第1款（禁止歧视）的关系。BGH认为，两者有不同的目标。专利法强制许可的适用前提是存在“公共利益”，这不必然是以竞争为导向的因素，也可以是技术、经济、社会政治和医疗方面的利益。专利法院依照专利法颁发强制许可时，滥用市场支配地位仅是其中一个判断因素而已。基于特别法优于一般法的原则（lex specials derogate legi generali），不能以《专利法》的规定，排除《反对限制竞争法》第19、20条的适用。因此，如果存在市场支配企业拒绝许可专利的，同样适用竞争法有关拒绝交易的原则。

3．欧洲法院（ECJ）的两个先例

Spundfass标准案是强调平衡知识产权法和竞争法的现代理论的一系列判例之一。在该案之前，ECJ在MAGILL案[4]和IMS Health案[5]中，同样涉及到具有市场支配地位的知识产权人拒绝许可的情形，并对何种情况下权利人的拒绝许可行为构成市场支配地位的滥用等问题给出了指导性意见。

在MAGILL案中，英国广播公司BBC为英国主要的公共广播机构，在爱尔兰有大量的电视观众，RTE是爱尔兰的广播电视台。BBC、RTE等公司都仅出版含有自己节目的周刊，并把节目单提供给报纸和杂志，条件是只能在节目实际播出前一天或两天出版。MAGILL是一家爱尔兰出版公司，其名为“MAGILL电视指南”的周刊预告可在爱尔兰收视的所有电视节目。BBC、RTE发现后起诉MAGILL公司侵犯版权并获得禁令。MAGILL希望能继续出版该周刊，但请求许可使用节目单时遭到拒绝。MAGILL遂于1986年4月向欧共体委员会提出申诉，欧同体委员会裁决RTE等公司的拒绝许可行为构成滥用市场支配地位。该案件经欧同体初审法院审理后上诉至欧共体法院。ECJ在1996年判定RTE等拒绝向Magill提供广播电视信息构成市场支配地位的滥用，理由是：（1）该行为阻止了一种新产品即每周电视指南杂志的产生，而消费者对该新产品存在潜在需求。（2）无论就电视广播活动还是出版电视杂志而言，该拒绝行为都不具有正当性。（3）因为这些基本信息是编辑节目指南不可或缺的原始材料，电台通过拒绝提供基本信息的办法来排挤其他竞争者，从而为自己预留了出版每周电视指南这个二级市场。[6]

在IMS Health案中，原告IMS Health公司根据一种“砖块结构”的数据模式专门提供有关区域医药产品销售情况的数据，在德国这种“砖块结构”共有1860 块，IMS Health公司对该结构享有著作权。由于许多制药公司都购买这些数据，并以之制定和调整自己的生产与销售策略，所以该“砖块结构”构成事实上的行业标准。被告NDC是另一家制作、提供该种数据的公司，但顾客并不接收其“2201砖块结构”，在向原告申请许可而被拒绝之后，就采用与原告极其相似的砖块结构来重组并销售他们的数据。IMS Health起诉NDC侵犯著作权，而NDC则抗辩IMS Health的拒绝许可违反了《欧共体条约》第82条，构成市场支配地位的滥用。2004年ECJ在IMS Health案判决书结尾，对知识产权权利人拒绝许可的行为是否构成市场支配地位的滥用，再次重申了MAGILL案所确定的三条必须符合的标准：（1）知识产权权利人的拒绝许可行为，是否阻止了请求许可者的新产品的产生，且该新产品具有潜在的消费需求；（2）该拒绝许可的行为是否在客观上具有正当性；（3）该拒绝许可的行为是否通过排挤其他竞争者进入供应市场（下游市场），从而确保知识产权权利人对该市场的控制。[7]

可见，ECJ先例所确立的构成支配地位滥用的拒绝许可行为的要件有：（1）市场支配地位之存在；（2）阻止有潜在市场需求的新产品；（3）不具有客观正当性；（4）上下游市场的存在，排挤下游市场的竞争。

4. 市场支配地位之认定。

BGH指出，在这类知识产权案件中，应依照竞争法的规则去评判市场的定义和市场力量。在确定相关市场时，决定性因素是市场可替代性。在专利案件中，仅持有专利本身并不足以证明市场支配地位的存在；必须进行详细的经济分析，尤其要关注不同技术方案可能产生的替代性知识产权。就本案来说，由于行业自治组织VCI发布了涉案鼓形桶的标准，所以已经不存在任何替代品竞争的空间，制造鼓形桶离不开被告之专利，因此专利本身导致了专利权人在相关市场的支配地位。

5. 不平等待遇的客观正当性

与MAGILL案和IMS Health案不同的是，本案还涉及不平等待遇的客观正当性问题。即便认定专利权人在相关市场的支配地位，仍需要进一步判断不平等的拒绝许可是否是客观、正当的。对此，在本案中BGH遵循了合理的经济方法。BGH指出，从经济学角度，知识产权的目标在于禁止模仿式的竞争，而不是排除替代品之竞争；当出现“另外的情形”，导致在特定的下游市场中，知识产权一并排除了替代品的竞争的，则在审查拒绝交易是否构成《反对限制竞争法》第19条、第20条第1款的歧视时，应适用更加严格的标准。BGH因此要求上诉法院根据该严格标准，重新审查客观正当性问题。

6. 以“不可或缺性”代替“新产品”之要件

与ECJ在IMS Health案中归纳的要件不同，BGH在本案中提出了有关下游市场替代品的新分析方法，即关注“对下游市场替代品竞争之真正不可或缺”（genuine indispensability），并严格解释拒绝交易的客观经济原因的非正当性。BGH指出，如果权利人在（假定的）上游市场可以通过拒绝许可知识产权而排除下游市场的替代品竞争的，则存在经济上的“不可或缺”。就此，依照德国学者Drexl和Leister的观点，应进行详细和具体的经济市场分析，尤其要关注下游市场的市场准入壁垒、网络效应、消费者转换成本。[8]

7. 学界的评价

德国学者对Spundfass案的评价褒多于贬。Leister认为BGH判决所提出的新方法在逻辑上更加严密连贯，优于ECJ的IMS Health判决的方法。他认为，IMS Health判决有关“两个市场”的要件涉及“杠杆”问题，“新产品”要件涉及“制造之限制”，这些要件存在体系上的不兼容和不连贯叠加的情况。[9] Drexl也认为BGH的Spundfass案判决采取了更好的经济方法，他指出BGH没讨论“新产品”问题，是因为标准的存在使得无法提供新产品，此时就应该允许“模仿的竞争”，而不是“替代品的竞争”。[10]

批判的声音认为，BGH过于人为地界定上游市场的定义：在本案中，BGH认为只要专利是不可或缺的，且有人请求许可，那么就存在一个独立的专利许可的市场，这意味着两个市场总是存在的。然而，不管IMS案还是Spundfass案，知识产权以及体现知识产权的产品（例如本案中专利所覆盖的技术方案与体现该方案的鼓形桶），实际上仅是一个市场。[11]