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“Simplification and Modernization of German Patent Law”:

A brief introduction of the latest amendment of German Patent Legal System

摘要：《德国专利法之简化和现代化法》将于2009年10月1日正式生效。该法涉及到《专利法》、《实用新型法》、《外观设计法》和《雇员发明法》等诸部法律的最新修改。文章简要介绍了此次法律修改的背景，并着重分析其中包括取消国内送达全权代表、简化专利无效程序和雇主获得职务发明的程序、调整专利资费计算方法等诸项修改内容。

关键词：德国专利法 简化与现代化法

张韬略 / 黄洋

《德国专利法之简化和现代化法》（Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts）（下称《现代化法》）已经由德国联邦议院通过，并于2009年7月31日公布在联邦法律公报上。[1] 根据《现代化法》第9条有关法律生效的规定，该法将于2009年10月1日正式生效，届时该法所涉及到的《专利法》、《实用新型法》、《外观设计法》和《雇员发明法》等诸部法律的最新修改，也将随着生效。本文介绍德国专利法律[2]这些最新变动的背景和主要内容，以期把握德国专利制度的最新资信。

一、修改的目的和方案

《现代化法》的全称是《德国专利法之简化和现代化法》，顾名思义，其目的在于进一步简化德国专利法律的程序，删除陈旧的规定，保证德国国内法与时俱进。就实现该目标的方案，《现代化法》立法草案开篇即指出，将通过“不同程度的简化德国专利商标局、联邦专利法院和联邦最高法院在专利和商标上的程序”，“革新雇员发明法的有关程序，废除其中冗余的、不恰当的规定”，以及将“为实施共同体法律所必须的规则纳入国内法中”，来实现这一目标。[3]

二、涉及的德国工业产权法律

《现代化法》共有9个条文，所涉及的德国工业产权法律依次包括《专利法》、《实用新型法》、《外观设计法》、《商标法》、《专利资费法》、《半导体保护法》、《外观设计法》和《雇员发明法》。本文主要围绕专利制度展开，不考虑单独属于《商标法》和《半导体保护法》的内容。

三、修改的主要内容和分析

1. 取消国内送达全权代表的要求

德国现行《专利法》第25条第1款[4]规定，“当事人在德国国内没有住所或者营业所的，只有委托德国律师或者专利律师作为其代理人时，才可以在专利局或者专利法院参与本法所规定的程序并主张专利权”，虽然该条第2款规定，根据缔结欧共体条约对引进服务业的规定，欧盟（EU）成员国的国民或者欧洲经济圈（EKR）条约的其他成员国的国民，符合相关规定的，也可以充当第1款的代理人，但是,在这种情况下，当事人必须指定一名德国律师或者专利律师作为送达全权代表，才能进行相应的程序。

《专利法》第25条第1款的上述规定以在德国国内有无住所或者营业所为准，与当事人的国籍无关，所以定居在国外的德国人，或者营业地在国外的德国企业，适用同样的规则。[5] 第2款将国内代理人的资格范围扩大至EU或者EKR成员国的规定，尽管该款于2002年1月1日就纳入《专利法》，但仍旧要求有德国境内的送达全权代表，其立法目的在于避免“由德国专利商标局或者联邦专利法院进行国外送达”的情形，避免因 “先前国际送达所面临的结构性难题从而导致程序的不必要迟延或者中断”，从而确保法律的安定性。[6] 但欧盟委员会认为，第25条第2款强制要求国内全权送达代表的规定，妨碍了“欧盟－非德国”的律师和专利律师群体在欧共体条约下所享有的自由执业的权利，且委托国内全权代表也意味着增加额外费用和负担。欧委会认为，虽然德国《专利法》立法目的在于确保送达以及法律安定性，但不可避免限制了服务自由。而且，欧委会认为，为了确保官方文件的送达，可以采取其他不同的方法，没有必要要求在德国境内有一个“以物理形态出现的接收方”，因此强制要求国内送达全权代表，并非是实现法律安定性所必要的。[7]

德国采纳了欧盟委员会的上述意见，删除了现行《专利法》第25条中的这一规定，同时也删去现行《实用新型法》第28条、《外观设计法》第58条以及《商标法》第96条中的相应规定。即便如此，德国认为，在欧盟境内的跨境邮递送达所面临的诸多问题和不确定因素，目前尚无法完全解决。主要原因是官方跨境的邮政送达，依据国际惯行的法律意见，应由接受方所在国家的法律所管辖，因此需要完善相应的国际规则或者条约来确保该送达形式。[8]

2. 推进联邦专利法院和最高法院的“电子司法（eJustice）”项目

德国现行《专利法》第125条a、《实用新型法》第21条、《商标法》第95条a和《外观设计法》第25条已经开始采取文书活动的电子化，此次修法继续推进德国专利商标局、联邦专利法院和最高法院涉及专利和商标的行政和诉讼活动的电子化。从修改内容上来看，主要是引入民事诉讼法关于电子文书管理的成熟规定，并授权联邦司法部制定相应的规章，以明确电子文档的递交、形式、管理和维护等。

例如，修改后的《专利法》第125条a的第2款规定，“联邦法院和联邦最高法院的诉讼文书，可以采取电子文档的形式。此外，除非本法另有规定，参照适用民事诉讼法有关电子文档、电子文书和电子程序的管理的规定。”第3款规定了联邦司法部的法规授权：“联邦司法部在无需联邦参议院同意的情况下可以通过法令，规定1. 电子文档可以向专利局和法院递交的时间点，以及适合于文档处理的形式和适用的电子签章；2. 第2款规定的程序文书能够电子化管理的时间点，以及对此适用的电子诉讼文书的形成、管理和维护的组织、技术框架条件。”

3. 改革专利无效的司法程序

立法理由书指出，德国的专利司法在欧洲一向以其高质量的判例闻名，这也是德国司法为众多包括其他国家企业所青睐的原因。此次改革专利无效司法程序的目的，在于进一步完善德国专利制度，巩固和加强德国专利制度在欧洲和国际上的竞争力。[9]

（1） 上诉审由全面审查改为法律审查

专利无效的司法程序是由司法机构对发明的可专利性进行审查的程序，与专利侵权诉讼程序是区分开的。根据德国现行《专利法》第84条和第110条的规定，专利效力状态的初审由联邦专利法院（无效庭）进行审理判定，适用《专利法》第81条以下的相关规定；对联邦专利法院的裁决不服的，可以向联邦最高法院提起上诉，上诉审适用《专利法》第110条以下的相关规定。

根据现行法，在上诉审中，联邦最高法院对案件进行完全的审查，既对事实进行第二次审理，也审查初审的法律问题。例如，现行《专利法》第115条规定，“（1）联邦最高法院应当基于自身的判断为查明案件采取所有的必要措施。其不受当事人陈述的事实和查证请求的限制。（2）也可以由专利法院传递证据。” 但是，随着近年来上诉审案件的持续不断地增多[10]，全面审查的做法导致了上诉审的冗长和拖沓[11]，越来越多的案件积压在联邦最高法院[12]，从而影响了德国专利制度的效率以及用户的支持度。因此，《现代化法》删除了相关的规定，并且新法在第111条第1款规定，“仅当专利法院的裁决违反联邦法律，或者依据第一百一十七条规定的事实应作出另外裁决的，上诉才予以支持。” 这也是无效诉讼程序改革的关键，即把联邦最高法院的上诉审理程序实质限制在法律问题上，将所有的事实问题都转移给了联邦专利法院。[13]

为加快上诉审理周期，改革后的德国专利法将事实审查的任务转移给了联邦专利法院，这导致复杂的事实审查只由一个审级加以处理，相应地产生了这样的问题：在一个审级中，法院与当事人能否对与现有技术相关的事实，作出完整的讨论、判断和估量呢？立法理由对此的回答是肯定。首先，在无效诉讼的初审中，相关的现有技术讨论肯定是充分准备好的。因为在德国专利商标局的授权审查中，已经对现有技术进行过以检索。除此之外，经常还发生对授权结果提起异议的情形，在异议程序中异议人需要对其主张陈述理由，会再一次对现有技术进行检索。在提起无效诉讼时，原告同样需要再次检索现有技术。最后，联邦专利法院自身的规则，例如口头审理的原则等，也确保了当事人有机会对案件事实的方方面面进行辩论。[14]

对当事人而言，应注意的是，在无效案件的上诉审中，如果其诉求是以现有技术为基础的，当事人可以且只能引用所有先前已经知道的专业知识。由于这一范围难以最终明确，因此对无效程序裁决所需要的、而原告最初在检索中未涉及的其他事实、相关专业知识以及现有技术平均水平，只能取决于法院对发明原理要素的理解和判断。[15] 另外，值得注意的是，虽然无效诉讼的上诉审变成法律审，但立法理由书指出，此次改革并没有完全限制上诉审裁决的事实基础。因而减少上诉审的查明事实的负担，是通过建立一个更为明确有力的体系，以及提高初审在调查事实方面的透明度来实现的。[16]

（2）被上诉人可提起“附带上诉（die Anschlussberufung）”

改革后的德国《专利法》引入了德国《民事诉讼法》第524条规定的 “附带上诉”制度。新法第115条规定，“（1）被上诉人可以提起附带上诉。即使被上诉人放弃过上诉，或者已逾上诉期限，也允许被上诉人提起附带上诉。（2）提起附带上诉的，必须向联邦最高法院递交附带上诉书（Berufungsanschlussschrift），并且应在上诉理由书送达之后两个月届满之前作出声明。如果被上诉人要求在某个期限内作出上诉答辩的，则允许在该期限届满之前表示附带上诉。（3）附带上诉的，必须在附带上诉书中陈述理由。（4）当上诉被撤回或者不被受理的，附带上诉丧失效力。”

附带上诉制度的目的，在于确保在上诉审中，诉讼双方在二审程序中有平等的声明对原审判决不服的权利。这次在新《专利法》中明确规定了附带上诉制度，与上文的无效诉讼上诉审改革也有关系。由于无效诉讼的上诉审不再全面审查事实，而且，根据新法第116条第1款的规定，“联邦最高法院仅审理当事人提交的请求”，在这种情况下，如果不赋予被上诉方提起诉求的权利，则对被上诉方不公。因为一审过后，即使对判决的不利部分有异议，许多部分胜诉的当事人也会出于息讼和对诉讼成本的考虑，最后没有提起上诉，同时他们也希望对方当事人不上诉，或者认为对方当事人没有理由上诉，希望诉讼就此结束。但事情的发展往往是在其放弃上诉或者已逾上诉期限之后，又被对方当事人拖入诉讼。此时息讼者已经丧失一般意义的诉权，如果此时上诉法院仅仅审理上诉人的诉求，而不顾及息讼者挑战原判决的利益，则会造成上诉利益救济的不平等，会迫使被上诉人寻求再审等其他途经来进行救济，不利于息讼服判的目的。[17] 这也是新法第115条第1款和第4款规定的意义所在：一方当事人上诉的，逾期甚至放弃上诉的息讼方也可以提起附带上诉；而上诉失效的，附带上诉随着失效。

4. 衔接并落实欧共体关于公共健康强制许可的条例

欧同体（EG）第816/2006号命令即欧洲议会和欧盟理事会《关于强制许可专利以制造药品供出口到面临公共健康问题的国家的条例》（下称《条例》）已于2006年7月31日生效。《条例》的目的在于贯彻《关于与贸易有关的知识产权协定与公共健康的宣言》（2001）以及WTO总理事会《关于TRIPS协定与公共健康多哈宣言第六段的执行的决议》（2003），以便在一定条件下，“建立对专利和补充保护证书授予生产、销售药品的强制许可的程序。上述药品准备用于出口到合格的进口国以解决公共健康问题”[18]，以满足制造能力不足的WTO成员的需求。

为了使国内法能衔接并落实该条例的相关规定，新《专利法》增加了第85条a，规定《条例》中的强制许可申请（第6条）、特殊情况下主管机关终止强制许可（第5条（c）项和第16条第1款）、主管机构对强制许可条件的检查措施（第10条第（8）款）、申请增加强制许可出口的复查（第16条第1款），应依据《专利法》第81条第（1）款第1句规定的诉讼而启动，另外，对并非由《条例》所确定的程序，参照适用《专利法》第81条至第85条。

德国《专利法》第81条至第85条规范的是专利宣告无效和强制许可的诉讼程序。其中，《专利法》第81条第（1）款第1句要求，“宣告专利无效或者补充保护证书无效、授予或者终止强制许可、调整判决确定的强制许可补偿费，应当提起诉讼开始相关程序。”由此可见，《条例》所涉的特殊强制许可也被纳入了与普通强制许可同样的司法渠道，除了颁发条件、审查内容和适用范围更为严格之外，其主管机构以及颁发强制许可的司法程序，并无区别。

5. 简化雇主获得职务发明的程序

德国现行的《雇员发明法》生效于1957年10月1日[19]，此后基本上没有大的修改，其核心的思想在于，雇主可以对雇员的职务发明主张权利，将发明为企业所用，但雇员应获得相应的补偿。立法者认为，德国雇员发明法这一基本原则是正确的，它确保了德国企业在创新上的竞争力，但是，雇员发明法中关于权利归属的过为复杂的规则和费时的程序，在一定程度上妨碍了发明的应用。[20] 为了简化雇主与雇员在职务发明归属上的处理程序，《现代化法》进行了几处修改，其中最主要之处，是引入了雇主主张雇员发明的拟制规定。

依照现行规定，雇员发明包括职务发明（Diensterfindungen）和独立发明（Freie Erfindungen），就职务发明，雇员在作出后应立即向雇主提交书面报告，详细说明发明的相关内容。在收到雇员报告之后，雇主必须在四个月之内，以书面形式向雇员作出主张权利的声明，该权利主张可以是限制性，或者是非限制性的，[21] 逾期不作出声明的，视为放弃发明。

依照新法第6条第2款的规定，在接到雇员的披露之后四个月内，如果雇主没有作出放弃发明的声明的，则拟制雇主主张对该发明的权利。与此同时，所有针对职务发明的权利都归属于雇主（新法第7条第1款）。此外，雇员的披露报告，或者雇主主张权利的声明，在形式上都不再需要书面的（schriftlich），只要文本形式（in Textform）即可（新法第5条、第12条）。同时，雇主主张权利的声明也不再区分“限制性或者非限制性”，只要是针对雇员就可以（新法第6条第1款、第9条）。

6. 调整专利资费以影响专利申请行为

专利资费的调整主要涉及两点：一是进一步下调电子申请的费用，以鼓励和刺激更多的申请采取电子申请的方式；二是根据专利权利要求书中权利要求的个数，计算专利申请应支付的最高费用，以抑制专利申请权利要求书包含的权利要求数量越来越多的倾向。[22] 这两点改革的目的是给德国专利商标局减负，减少案件的积压。[23]

四、结语

我们注意到，《现代化法》的草案还建议删去现行《专利法》第145条有关专利侵权诉讼的“集中原则（Konzentrationsmaxime）”的规定，即提起专利侵权诉讼的，必须“在原告无过失并且无法在先前的诉讼中一并主张时，才可以基于另一专利，针对相同或者同类行为，对被告再次提起诉讼。” 这一强制性的“集中原则”在1936年首次规定在德国专利法中，并继续出现在1980《专利法》中，其初衷在于避免专利权人为获得更多赔偿而滥用诉权，对被告的同样行为提起多次诉讼，从而保护被告人。[24] 但有观点认为，在实践中这一目的不仅没有实现，相反，由于需要集中审查，诉讼材料经常没有必要地大大膨胀，导致侵权审理的程序拖沓，增加了诉讼双方的经济负担；废除这一规定，可以使司法程序在一开始就聚焦在最重要或者最强的专利权上，无需应对问题专利，这样在得出结论之后，也可以为以后的审理奠定更好的比较基础。[25] 《现代化法》草案立法理由也赞同集中原则不利于节约诉讼成本，同时指出，是否存在当初立法者所当心的滥用诉权，颇有疑问，甚至有观点认为这一原则违反了基本法第14条有关财产权保护的规定。[26]

但是，该建议最终没有通过，新《专利法》依然保留了这个颇有争议的“集中原则”。或许，在德国人这次“修法”中，真正值得我们认真思考和学习的，正是这份对现有法律的尊重以及在法律修改之前如履薄冰般的谨慎。

（作者单位：同济大学；扬州市中级人民法院）

参考文献：

[1] Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts,

http://www.bmj.de/files/-/3833/gesetz_modernisierung_patentrecht_bundesgesetzblatt.pdf

[2] Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts, s.1, s.13, http://www.bmj.bund.de/files/-/3332/RegE_Modernisierung_Patentrecht.pdf

[3] Benkard/Asendorf/Bacher/Goebel/Grabinski/Rogge/Schaefers/Scharen/Schmidt, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10 Aufl., 2006.

[4] Claudia Milbradt/Thorsten Vormann, Patentrechtsmodernisierung-die wichtigsten Aenderungen, http://www.cliffordchance.com/showimage/showimage.aspx?LangID=UK&binaryname=/1712_nl_patentrechtsmodernisierung_6005767.pdf

[5] Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 8 Aufl., 2007.

[6] 欧洲议会和欧盟理事会《关于强制许可专利以制造药品供出口到面临公共健康问题的国家的条例》,

http://www.sipo.gov.cn/sipo/tfs/ggjkipcq/gglf/200810/t20081023_422653.htm

[7] 李默涵，论我国构建附带上诉制度的必要性，

http://www.tyustlaw.com/news/news_view.asp?newsid=122